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可深了丨透视专利权利用尽和默认许可

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可深了丨透视专利权利用尽和默认许可

更新:2021年03月25日点击:728

权利用尽和默认许可原则用于制止专利权人重复收取专利费,以维护行为人正当实施专利技术的合法权益。当权利用尽或默认许可成立时,行为人不必就实施专利的行为再取得权利人的许可,不必再缴纳许可费。


权利用尽和默认许可原则的根本在于,专利权人可以主张的权益应与其专利技术的贡献相匹配,否则有违诚实信用和公平原则。在不违背诚实信用和公平原则之前提下,倘若专利权人无法就这些专利实施取得了合理收益,权利用尽和默认许可不应成立。


其他类型的知识产权也适用权利用尽和默认许可原则以维护诚实信用和公平,只是因各类知识产权特点不同,在适用上存在形式变化。


另外,权利用尽和默认许可原则利于消除交易的不确定性,提升经济活动的效率。


专利当中的每一项权利要求均是一项独立的权利。在处理权利用尽和默认许可问题时,应注意其成立以权利要求为单位,而不是以专利为单位。具体而言,一项专利当中某项或某几项权利要求对某些产品或行为形成权利用尽或默认许可,不意味着该项专利中其他的权利要求也同样会形成权利用尽或默认许可。


一、权利用尽


专利权利用尽,又称权利穷竭、权利耗尽,适用于产品性专利,指流通的专利产品经专利权人许可后,应视专利权人已经就这些产品取得了合理专利收益,所以相应专利权已经用尽,专利权人不得针对这些产品再行提起基于该专利权的利益主张。


当一件产品能够实质性包含专利技术方案全部技术特征时,则称该产品体现完整的专利技术方案。相应,该专利是产品性专利,该产品为专利产品。


产品性专利包括产品专利和产品性的方法专利。大部分方法专利不是产品性方法专利。但是,某些方法专利,尽管其技术方案以方法的形式呈现,其技术方案,包括其中全部技术特征,也可以完整体现到产品上。此类方法专利即为产品性方法专利。例如,在计算机领域,实现一些功能的方法经常以软件形式实现,也可以固化成硬件来实现,无论采用软件还是硬件实现形式,均可体现到一台设备当中。


总之,仅当专利技术方案可以完整体现于产品时,该专利可以就该特定产品适用权利用尽。


经专利权人许可,指专利权人给予总体上的许可、同意即可,专利权人不必针对这些专利给予明确许可。例如,专利权人售出专利产品后,专利权人不得再以专利产品价款中未包含专利许可费为由再向下游的经销者、使用者收取许可费,否则有违诚信。


但是,倘若专利权人还持有其他专利,且其权利没有用尽,当行为人后续的行为构成对这些专利的实施,专利权人当然仍可主张权利。


专利产品未经专利权人许可,由他人制造、进口、销售、使用等等而构成侵权的,倘若专利权人就某批专利产品接受了侵权行为人给予的补偿,应认为专利权人已经就专利技术获得了合理收益,这批产品已经获得了许可,依照权利用尽原则,专利权人不得就这批产品再向任何行为人再度基于这些专利要求补偿。


附带条件的许可


通常,权利用尽原则的效力优于附带条件的许可,如此,有利于消除经济活动中的不确定性。


例如,专利权人向经销商销售专利产品时附带了条件:产品仅限于本市销售。但是,经销商违反了条件限制,在其他城市也销售了专利产品。此时,权利用尽依然成立,从而经销商的行为不构成专利侵权,后续购买、使用这些产品的行为人也不构成专利侵权。但是,经销商违反了销售限制条件,属于违反约定,专利权人可以要求经销商承担违约责任,就违约行为做出赔偿。


平行进口


在国际贸易背景下,权利用尽会引发平行进口问题。


平行进口与专利的地域性相关。例如,专利权人甲就某专利产品在A国拥有专利,但在B国没有专利。因而,该产品在B国不存在专利侵权问题,任何人均可生产、销售、使用,而不会导致专利侵权。倘若甲也在B国生产该产品, A国进口商乙在B国采购甲生产的这些产品,将之进口至A国。则乙的进口行为属于平行进口。


部分国家明确支持平行进口适用权利用尽原则,则乙的行为被认为已经获得甲的许可而不构成专利侵权。少量国家明确不支持权利用尽对平行进口的适用,则乙的行为仍然构成专利侵权。多数国家未在法规中加以明确,有待通过司法判例等方式澄清立场。主流趋向是支持平行进口适用权利用尽。专利权人可以考虑采用附带条件之销售这一方式,从民事约定的角度尝试解决地域限制相关的问题。


二、默认许可


与产品性专利不同,纯方法性专利的实施是无形的,情形较为复杂,无法简单适用权利用尽原则。纯方法性专利可以依靠默认许可原则达成对专利权人滥用权利的制约。默认许可原则也可以适用于产品性专利。


专利技术实施者倘若获得了专利许可,许可范围内的行为便是正当的,不会构成专利侵权。专利许可是非常复杂和专业的问题,从专利司法保护的角度,各国倾向于当事人应当订立明确的许可协议。


所以,专利许可应以明示许可为主,默认许可的适用条件较为苛刻。仅当如若许可不能成立,将使诚实信用和公平受到较大损害的特别情形,默认许可方可能成立,以作为维护公平的兜底手段。所以,企业应注意周全地处理包括专利在内的知识产权许可问题,不宜试图依赖默认许可来解决问题。


通常,各国专利法中没有对默认许可的明确规定,没有具体清晰的操作原则,只能依照具体情节个案考量。


默认许可,也称默视许可,指在专利权人并未明示是否给予专利许可的情况下,专利权人的行为直接致使行为人别无合理选择而不可避免地从事某些行为,而这些行为侵犯专利权人专利,倘若存在明显、充分的理由可以推出应当存在默认的许可,且专利权人向行为人主张专利权而谋取补偿的行为总体而言违背诚实信用和公平原则,应当推定专利权人已经对行为人给予了默认许可,而使利权人不能再基于这些专利权向行为人主张利益。


具体而言,默认许可成立至少应满足以下四方面的必要条件:


  • 行为人侵犯专利权人专利的行为是别无选择、不可避免的,即,行为人在侵犯专利权之外没有其他实质可行的行为方式。

       这一条件非常苛刻。


       例如,专利权人出售一种通用设备,行为人购买该设备之后,使用该设备实施了专利权人的专利方法。显然,通用设备存在多种不导致专利侵权的使用方式,从而使默认许可成立的条件不能得到满足。       倘若专利权人出售一种实施其专利的专用设备,从表象看,该专用设备理应依照诚实信用和公平原则包含实施专利的默认许可。但是,默认许可成立之条件要严格得多。因为在多数情况下,行为人可以选择将专用设备用于另行取得了专利许可的用途,或者等到专利失效后再行实施。如此,行为人并非别无选择,使默认许可成立的条件仍得不到满足。       应注意,实施专利的专用设备不同于专利设备。专用设备不须完整体现专利技术方案。
  • 专利权人的行为直接致使行为人从事侵权行为时,即,仅当存在很强的直接关联时,默认许可方可能成立。

  • 倘若默认许可的成立使诚实信用和公平原则受到破坏,默认许可不能成立。

       例如,倘若默认许可成立,将导致专利实施者因之获利而善意无过错专利权人无法获得与其专利技术之贡献相匹配的合理补偿,使结果有违公平,则默认许可不应成立。


  • 依照个案具体情况,存在明显、充分的理由可以推出应当存在许可。

      

       默认许可并不当然成立,不由行为人单方甚至看来合理的期望而成立。


案例1:Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.


1984年美国Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.(750 F.2d 903)案的判决中认定该案中的方法专利不适用权利用尽,默认许可也不能成立。


Bandag是一家从事轮胎翻新等业务的公司,维护着覆盖全球的800家特许经营商组成的业务网络。依照特许经营协议,Bandag向其特许经营商提供原料、设备、技术,以及专利、商标许可,特许经营商在Bandag的品牌之下开展业务。


Bandag持有一冷工序轮胎翻新方法专利US Patent No. 3,236,709,并且生产实施该方法的专用成套设备,即涉案设备。Bandag未就涉案设备取得专利。Bandag将涉案设备卖给他的特许经营商,并许可特许经营商利用该设备实施冷工序轮胎翻新的专利方法。


Tire Retreaders, Inc.(简称:TRI)是Bandag的特许经营商。TRI准备退出特许经营。依照特许经营协议,TRI此前从Bandag购得的设备归TRI所有。Bandag对TRI持有的涉案设备给出了最高4万美元的估价,希望回购。但是因为Bandag没有依惯例在TRI的特许经营协议中设定设备强制回购条款,使涉案设备最终由Al Bolser's Tire Stores, Inc.先于其他竞价者以7万美元购得。


Bolser也是一家专业从事轮胎翻新等业务的公司,随即开始利用涉案设备实施Bandag专利保护的轮胎翻新方法而开展业务。


Bandag与Bolser反复交涉并继续争取回购未果,于是针对后者提起了包括专利侵权在内的侵权诉讼。


法院查明:


  • Bandag专利有效,Bolser利用涉案设备进行轮胎翻新的行为属于落入专利保护范围的专利实施;

  • 涉案设备由多个装置组合而成,其中部分装置为通用装置,部分装置为专门用于实施涉案专利的专用装置;

  • 涉案设备经过技术改造后,即可以以规避了专利侵权的方式从事轮胎翻新,改造成本约3000美元。


法院认为本案不适用权利用尽,理由是涉案方法专利所保护的翻新方法没有完整体现于涉案设备。


法院认为默认许可不成立,因为诸多必要条件得不到满足:Bolser的侵权行为并非别无选择、不可避免;Bandag、Bolser两者的行为不存在直接强关联;不存在明显、充分的理由可以推出应当存在许可。


Bolser的侵权行为并非别无选择、不可避免。尽管会使Bolser增加一定成本,法院指出Bolser存在多种规避侵权的现实可行行为方式,但Bolser选择承担专利侵权风险。这些可行的不侵权行为方式至少包括:


  • 将设备整体或拆解销售给Bandag或其他买家,在拆解销售的情形下,Bolser可以留部分装置自用;

  • 将设备加以改造,以不侵权的方式加以使用;或者

  • 将设备多闲置18个月至Bandag专利期满失效,然后再开始启用设备从事轮胎翻新。


Bolser在实施专利之外还有其他可行的行事方式,所以,Bolser实施专利之行为是自己的选择,而不是因专利权人Bandag之行为所导致。更何况Bandag并没有与Bolser直接达成交易或协议。所以两者间没有默认许可赖以成立的直接行为关联。


Bolser认为,Bandag接受与TRI的协议在先,且协议未依惯例设置回购条款,进而竞价失败而放弃回购,意味着Bandag给予了默认许可。而法院认为这一说法不能成立。Bolser对默认许可的预期只是一厢情愿。


Bandag依惯例将实施其专利的许可通过特许协议给予了其特许经营商,Bandag并未明示其特许经营商可以给予转许可、分许可,应理解为特许经营商无权向第三方给予许可。相应,Bolser从特许经营商TRI处购得专用设备,当然并不意味着Bolser可以从专利权人Bandag或被许可人TRI处取得了正当的默认专利许可。


综上,也不存在明显、充分的理由可以推出应当存在许可。


案例2:Priebe & Sons v. Hunt


1951年美国Priebe & Sons v. Hunt,(188 F.2d 880)案中,专利权人Hunt持有有效专利US patent No. 2,300,157,其中,权利要求2等若干权权利要求保护一种为禽类拔毛的机器,权利要求12等若干权利要求保护一种专用于该机器的手指部件。


专利权人销售专利保护的拔毛机,同时也销售专利保护的手指部件。该手指部件是专用于拔毛机的易损件。


行为人将从专利权人处购得的手指部件安装入自行组装的拔毛机。该拔毛机落入专利保护范围。行为人随后利用自产拔毛机从事拔毛业务。


专利权人指控行为人专利侵权。行为人认为专利权人滥用专利权。


法院判定,对于权利要求12等保护手指部件的权利要求,权利用尽成立,行为人不侵犯这些专利权;对于权利要求2等保护拔毛机的权利要求,权利用尽、默认许可均不成立,行为人侵犯了这些专利权。


关于权利用尽


仅以权利要求12代表手指部件权利要求,仅以权利要求2代表拔毛机权利要求。


手指部件上完整体现了权利要求12的技术方案,因而,专利权人售出手指部件导致权利要求12的权利用尽。相应,利用这些产品不再导致侵犯权利要求12的专利权。


手指部件仅体现了权利要求2之拔毛机技术方案中的部分技术特征,未能体现其完整技术方案。所以,尽管手指部件是专用于该拔毛机的,专利权人售出手指部件的行为并不能致权利要求2的权利用尽。


关于默认许可


默认许可成立的多项条件得不到满足。


首先,行为人并非别无选择,侵犯专利权的行为完全可以避免:行为人可以购买获得许可的拔毛机,将手指部件作为其备件。


其次,本案中不存在应当使默认许可成立的情节和理由,行为人不应对取得默认许可抱有合理预期。专利中的每一项权利要求都是独立的权利,行为人不能简单因为获得了手指部件权利要求的许可就一厢情愿地认为也获得了拔毛机等其他权利要求的许可。手指部件属于实施拔毛机专利的专用产品,但这一事实也不足以引发默认许可。


最后,倘若默认许可成立,对专利权人有失公平。专利权人销售拔毛机和手指部件的行为属于善意、正当的商业行为。手指部件和拔毛机的价格以其价值为基础在市场的作用下决定。两种产品的价值、价格存在很大差距。相应,专利权人销售获利也存在很大差距,也反映了发明人两项发明在贡献程度上的合理差距。专利权人销售手指部件之获利使其获得了与手指部件发明之贡献相当的补偿;专利权人销售拔毛机之获利使其获得了与拔毛机发明之贡献相当的补偿。倘若默认许可能够成立,行为人利用购得的手指部件自行制造专利拔毛机,将使善意无过错专利权人无法就其拔毛机发明之贡献取得补偿,明显有违公平。


综上,默认许可不能成立。